作者：王青律師 高沃資深知識產(chǎn)權(quán)律師
近日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就雀巢產(chǎn)品有限公司（以下簡稱“雀巢公司”）與昆明后谷咖啡銷售有限公司（以下簡稱“昆明后谷公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案作出終審判決，為此這場歷經(jīng)十年糾葛的“咖啡伴侶”訴“咖啡伴旅”侵權(quán)案塵埃落定，最終二審維持了一審判決，依然認(rèn)定昆明后谷公司使用“咖啡伴旅”不侵權(quán)，引發(fā)了知產(chǎn)界人士熱議。
自1961年起，雀巢公司在全世界100多個國家和地區(qū)獲得“COFFEE-MATE”商標(biāo)注冊，核定使用商品均包括奶油、食用油脂、植物脂肪、奶精、咖啡奶油、咖啡用植物脂肪制劑等。1989年9月10日，雀巢公司在第29類“牛奶；干乳酪；酸乳酪；黃油；乳脂；咖啡用植脂末”商品上取得第360860號“咖啡伴侶”商標(biāo)（涉案商標(biāo)），此外，雀巢公司在第30類注冊的“NESTLE”商標(biāo)曾于2006年被商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。自2003年開始，雀巢公司在多個雜志上多次刊登雀巢咖啡及“咖啡伴侶”植脂末產(chǎn)品的廣告，對其名下的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳。
2012年起，昆明后谷公司委托案外人生產(chǎn)“咖啡伴旅”植脂末產(chǎn)品，并在其運營的“后谷咖啡”網(wǎng)站中上傳“咖啡伴旅”植脂末商品的照片和介紹。此外，昆明后谷公司在天貓商城、京東商城、1號店開設(shè)了“后谷旗艦店”，在蘇寧易購開設(shè)了“后谷咖啡旗艦店”，在這些店鋪中，均展示并銷售了“咖啡伴旅”植脂末產(chǎn)品。同時后谷咖啡公司在1號店銷售植脂末商品時使用了“咖啡伴侶”字樣；在蘇寧易購銷售植脂末商品時使用了“后谷咖啡伴侶”字樣；在京東商城、1號店及蘇寧易購銷售植脂末商品的網(wǎng)頁中使用“品名：咖啡伴侶”字樣。
1、昆明后谷公司在“植脂末”商品上使用“咖啡伴旅”商標(biāo)，以及在官網(wǎng)、京東商場、天貓商城、1號店、蘇寧易購等商城銷售中使用“咖啡伴旅”字樣的行為侵害了雀巢公司“咖啡伴侶”商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)；
2、昆明后谷公司在1號店、京東商城、蘇寧易購等商城銷售過程中使用“咖啡伴侶”字樣的行為侵害了雀巢公司“咖啡伴侶”商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)；
3、昆明后谷公司應(yīng)立即停止侵權(quán)并賠償雀巢公司經(jīng)濟(jì)損失100萬元。
“咖啡伴侶”已經(jīng)成為咖啡用植脂末產(chǎn)品的通用名稱（昆明后谷公司在本案中提交了大量證據(jù)用以證明該主張），缺乏顯著性；“咖啡伴旅”與“咖啡伴侶”不構(gòu)成近似標(biāo)識，不會讓消費者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成侵權(quán)。
本案歷經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民法院、北京知識產(chǎn)權(quán)法院，兩級法院在認(rèn)定事實和法律觀點方面基本一致，統(tǒng)一概括介紹如下：
一、雀巢公司是否享有涉案商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)
本案中，雀巢公司于1989年9月10日合法取得第360860號“咖啡伴侶”商標(biāo)，經(jīng)續(xù)展該商標(biāo)仍在有效期內(nèi)。雖然昆明后谷公司及其他公司曾對該商標(biāo)的顯著性多次提起行政異議，但均未得到支持，目前涉案商標(biāo)仍為合法有效的注冊商標(biāo)。因此一二審法院均認(rèn)為雀巢公司仍享有涉案商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)，有權(quán)提起本案訴訟。
二、關(guān)于涉案商標(biāo)的權(quán)利保護(hù)范圍
一審法院認(rèn)為，在民事訴訟中對于注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)亦需要考量該商標(biāo)顯著性的高低，并指出注冊商標(biāo)的顯著性程度與相關(guān)公眾對來源的混淆可能性正相關(guān)。而本案中雀巢公司的“咖啡伴侶”作為“咖啡用植脂末”等商品類別中的商標(biāo)，其詞匯含義本身就包含有與咖啡一同引用的產(chǎn)品之義，存在一定程度上的對產(chǎn)品特點的描述性。“咖啡伴侶”這一詞匯作為商標(biāo)而言，其識別商品來源的作用相對較低，因此對于“咖啡伴侶”商標(biāo)的禁用權(quán)保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)適用相對嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。
二審法院支持一審法院的上述觀點，同時指出，并非商標(biāo)知名度越高，其顯著性越強，二者之間不具有必然的對應(yīng)關(guān)系，而且“咖啡伴侶”一詞由于長期、大量地作為“咖啡用植脂末”商品名稱被廣泛使用，客觀上已經(jīng)具有泛化的趨勢，雀巢公司自身亦存在將“咖啡伴侶”作為指代商品名稱進(jìn)行使用的方式，因此認(rèn)可一審法院關(guān)于“咖啡伴侶”一詞作為商標(biāo)而言，其識別商品來源的作用相對較低的結(jié)論。
三、昆明后谷公司的行為是否侵權(quán)？應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任？
1、對于昆明后谷公司在1號店、京東商城、蘇寧易購等商城銷售過程中使用“咖啡伴侶”或“品名：咖啡伴侶”字樣的行為，一二審法院均認(rèn)為屬于商標(biāo)性使用，構(gòu)成在相同商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)標(biāo)識，侵犯了雀巢公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)；
2、對于昆明后谷公司在蘇寧易購商城銷售過程中使用“后谷咖啡伴侶”字樣的行為，由于該字樣完整包含了雀巢公司享有專用權(quán)的注冊商標(biāo)“咖啡伴侶”，足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，因此一二審法院亦認(rèn)為該商標(biāo)性使用行為侵犯了雀巢公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)；
3、一二審法院認(rèn)為，由于“咖啡”系產(chǎn)品名稱，不具有識別性，而具有識別作用的“伴侶”與“伴旅”在文字構(gòu)成、字形、含義方面存在一定差異，而且昆明后谷公司在使用“咖啡伴旅”時加入了其他標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分，主觀上無明顯惡意。因此綜合考量，認(rèn)為“咖啡伴侶”與“咖啡伴旅”不屬于近似標(biāo)識，對于昆明后谷公司在植脂末產(chǎn)品包裝上，以及在官網(wǎng)、京東商場、天貓商城、1號店、蘇寧易購等商城、產(chǎn)品介紹和照片中使用“咖啡伴旅”字樣的行為，尚不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
基于上述觀點，最終一審法院判決昆明后谷公司立即停止在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)商城的銷售中使用“咖啡伴侶”、“后谷咖啡伴侶”、“品名：后谷咖啡伴侶”等侵權(quán)行為并賠償雀巢公司5萬元的經(jīng)濟(jì)損失及合理支出。二審維持原判。
《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定，注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。因此“通用名稱”是常見的商標(biāo)侵權(quán)抗辯理由，因為一旦某一商標(biāo)被認(rèn)定為通用名稱，即認(rèn)為其屬于公有區(qū)域，商標(biāo)權(quán)人不可獨占，不再涉及侵權(quán)問題。本案被告昆明后谷公司即是以此來抗辯，并提供了專利文獻(xiàn)、國圖收藏文獻(xiàn)、企業(yè)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍等大量證據(jù)，以此來證明“咖啡伴侶”已成為“咖啡用植脂末”商品的通用名稱。
眾所周知，僅有本商品的通用名稱，是無法作為商標(biāo)進(jìn)行注冊的，《商標(biāo)法》對此亦進(jìn)行了明確的規(guī)定，因此一個商標(biāo)注冊時一般不是本商品的通用名稱，但隨著市場的發(fā)展及變化日后有可能會變成通用名稱。如果出現(xiàn)這種情況，根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。本案中，被告及其他公司針對涉案商標(biāo)曾多次向商標(biāo)主管部門提出商標(biāo)爭議、商標(biāo)撤銷及無效宣告申請，理由即為“咖啡伴侶”已成為植脂末等商品的通用名稱，不具有識別商品來源的作用，不具有顯著性，但最終均未得到商標(biāo)主管部門的支持，涉案商標(biāo)仍為合法有效商標(biāo)，雀巢公司在其核定的商品上仍享有該商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)。
關(guān)于通用名稱并無立法層面上的定義，那么，如何認(rèn)定一個商標(biāo)是否為通用名稱呢？《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第7條規(guī)定了認(rèn)定通用名稱的標(biāo)準(zhǔn)，即：“人民法院在判斷訴爭商標(biāo)是否為通用名稱時，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。”本案中，基于在先的行政認(rèn)定及其他事實、證據(jù)，一二審法院均未認(rèn)定“咖啡伴侶”為植脂末商品的通用名稱，但二審法院認(rèn)為“咖啡伴侶”由于長期、大量地作為“咖啡用植脂末”商品名稱被廣泛使用，客觀上已經(jīng)具有泛化的趨勢，因此認(rèn)為其識別商品來源的作用相對較低。
對此，筆者認(rèn)為，在認(rèn)定一個商標(biāo)是否為通用名稱的問題上，應(yīng)持一種相對謹(jǐn)慎嚴(yán)格的態(tài)度，除了遵循最高人民法院相關(guān)司法解釋規(guī)定的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)充分考慮涉案商標(biāo)通過使用積累的知名度及顯著性等問題，盡可能全面、綜合地分析并平衡社會及個人利益。
2. 商標(biāo)“專有使用權(quán)”及“禁用權(quán)”保護(hù)范圍
《商標(biāo)法》第三條規(guī)定，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)。商標(biāo)專用權(quán)，是指商標(biāo)所有人依法對其注冊商標(biāo)所享有的專有權(quán)利，包括注冊商標(biāo)的專有使用權(quán)、禁止權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)、許可使用權(quán)和續(xù)展權(quán)等。其中最重要的是專有使用權(quán)和禁止權(quán)。商標(biāo)專有使用權(quán)，是商標(biāo)注冊人在核準(zhǔn)的商品或服務(wù)項目上使用其注冊商標(biāo)的權(quán)利。商標(biāo)禁止權(quán)，也即禁用權(quán)，是指商標(biāo)注冊人可以禁止其他單位和個人，未經(jīng)許可擅自在與其核準(zhǔn)商品或服務(wù)項目相同或類似的商品或服務(wù)上使用與注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的權(quán)利。《商標(biāo)法》第五十七條第（一）、（二）項對商標(biāo)禁用權(quán)的范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。
一般來講，商標(biāo)禁用權(quán)的范圍大于專有使用權(quán)范圍。專有使用權(quán)僅限定為在核準(zhǔn)的商品或服務(wù)上使用注冊標(biāo)識，而不能超越此范圍，否則即屬于不規(guī)范使用；但禁用權(quán)則擴大至類似的商品或服務(wù)、近似的標(biāo)識，即在類似的商品或服務(wù)上使用與注冊商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這樣規(guī)定的目的一方面是為了避免相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，更為重要的是為了防止他人對知名度較高的商標(biāo)進(jìn)行傍名牌、搭便車。
本案中，對于昆明后谷公司使用“咖啡伴旅”字樣的行為，法院最終認(rèn)定不夠成侵權(quán)，主要理由是法院認(rèn)為“咖啡伴侶”一詞存在泛化趨勢，對其禁用權(quán)應(yīng)采取更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，同時“旅”和“侶”可以區(qū)分，不易導(dǎo)致混淆。
雀巢公司及其“咖啡伴侶”品牌作為幾代人的青春記憶，經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，具有較高的知名度和美譽度。在此，暫且不討論昆明后谷公司是否存在搭便車的嫌疑，但筆者認(rèn)為，在認(rèn)定是否構(gòu)成侵害商標(biāo)專用權(quán)時，除了需考慮標(biāo)識本身構(gòu)成、含義、呼叫等方面的近似程度外，還應(yīng)該適當(dāng)兼顧下涉案商標(biāo)的知名度及侵權(quán)人是否存在主觀惡意等問題。
