標(biāo)題：簡要介紹美國專利審查制度

作者：國際流程部 李瑤

 

申請人向美國專利商標(biāo)局（USPTO）遞交申請后，審查員會(huì)對其進(jìn)行全面審查，可大致將審查分為兩個(gè)階段：初步審查和實(shí)質(zhì)審查。

 

一、初步審查

 

·初步審查階段，審查員通常會(huì)下發(fā)的通知：補(bǔ)正通知書、限制性審查意見通知書。

 

1、補(bǔ)正通知書（Formalities Letter）

 

·申請人向美國專利商標(biāo)局（USPTO）遞交了申請，審查員受理后，會(huì)先對遞交的材料進(jìn)行格式上的初步審核。如果審查員認(rèn)為申請人所遞交的材料存在形式缺陷，通常會(huì)下發(fā)一份“補(bǔ)正通知書”。“補(bǔ)正通知書”一般涉及到的，多為附圖和序列表問題，例如：附圖不清晰，附圖標(biāo)記不準(zhǔn)確，無附圖說明，未提交單獨(dú)的序列表等。

 

·答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起兩個(gè)月內(nèi)，在繳納延期費(fèi)的情況下，最長可延期至六個(gè)月。

 

2、限制性審查意見通知書

 

·一般來說，審查員首先會(huì)審查申請文件中的權(quán)利要求是否滿足“單一發(fā)明”的要求。如果審查員認(rèn)為權(quán)利要求涉及兩組或以上互不相關(guān)的發(fā)明，會(huì)通過發(fā)出“限制要求”（Restriction Requirement，簡稱RR）的方式要求申請人從中做出選擇。申請人必須選擇一組發(fā)明作為后續(xù)實(shí)質(zhì)審查的對象，即使申請人認(rèn)為審查員的要求有誤并提出抗辯（traverse），選擇也還是無法避免，并且在有些技術(shù)領(lǐng)域，抗辯往往會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和精力，而結(jié)果卻大多不盡人意，所以專業(yè)代理人可能會(huì)建議申請人考慮不做抗辯（without traverse）。未被選中的其他發(fā)明可以后續(xù)以分案申請的形式重新向美國專利商標(biāo)局遞交申請。

 

·答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起兩個(gè)月內(nèi)，在繳納延期費(fèi)的情況下，最長可延期至六個(gè)月。與很多國家不同，美國的延期費(fèi)可以在超答復(fù)期限后，與答復(fù)一起提交。例如：RR的答復(fù)期限是兩個(gè)月，但是申請人在第四個(gè)月才遞交答復(fù)，此時(shí)將兩個(gè)月的延期費(fèi)與答復(fù)一起提交即可。

 

二、實(shí)質(zhì)審查

 

·在實(shí)質(zhì)審查中，如果審查員認(rèn)為申請具有可專利性方面的缺陷，會(huì)向申請人發(fā)出審查意見（Office Action）。實(shí)質(zhì)審查階段，

 

·通常下發(fā)的通知：非最終審查意見通知書，最終審查意見通知書和審查員指導(dǎo)意見通知書。

 

1、非最終審查意見通知書（Non-Final Office Action）：

 

·Non-Final Office Action，一般是申請進(jìn)入實(shí)審后收到的第一封審查意見，是審查員第一次提出至少一個(gè)影響申請獲得授權(quán)的新問題。

 

·答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)，在繳納延期費(fèi)的情況下，最長可延期至六個(gè)月（具體延期費(fèi)用參考上述表格）。

 

·針對審查員指出的缺陷，申請人必須做出答復(fù)或修正。通過反駁審查員的意見或修改權(quán)利要求的方式克服缺陷。如果該缺陷得以克服，并且申請人的回復(fù)中沒有引入新的缺陷，審查員可能會(huì)向申請人發(fā)出授權(quán)通知書（Notice of Allowance）。

 

2、最終審查意見通知書（Final Office Action）：

 

·申請人沒有完全解決或克服上一封審查意見所提出的所有缺陷，因此會(huì)下發(fā)Final Office Action。

 

·注意：通常如果申請人沒有完全克服第一封非最終審查意見中所提出的所有缺陷，審查員下發(fā)的第二封審查意見基本為最終審查意見，但審查員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，可能會(huì)多次下發(fā)非最終審查意見，才會(huì)下發(fā)最終審查意見。

 

·答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)，在繳納延期費(fèi)的情況下，最長可延期至六個(gè)月（具體延期費(fèi)用參考上述表格）。

 

·注意：如果申請人認(rèn)為最終審查意見中所提到的缺陷不容易克服，審查員可能需要更多的時(shí)間審核我司提交的答復(fù)文件，可以在三個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)，須同時(shí)請求RCE（有額外費(fèi)用）。如果申請人認(rèn)為最終審查意見中所提到的缺陷比較容易克服且修改范圍較小，可以嘗試在兩個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)，須同時(shí)請求AFCP，此時(shí)可避免過早地產(chǎn)生RCE的費(fèi)用。

 

 

·答復(fù)審查意見常用的兩種方式：修改權(quán)利要求、抗辯。

 

·修改權(quán)利要求：如果申請人認(rèn)為審查員所引用的現(xiàn)有技術(shù)或者所提出的缺陷是合理的，為了盡早獲取授權(quán)，申請人可根據(jù)審查員的建議對權(quán)利要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)匦薷摹?/p>

 

·抗辯：如果申請人認(rèn)為審查員所提出的缺陷是不合理的，并且所引用的文獻(xiàn)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，為保護(hù)專利的最大范圍，申請人可采用爭辯的方式進(jìn)行答復(fù)。

 

當(dāng)然，答復(fù)方式并不是非黑即白的，大多數(shù)的申請人采用的是二者合一的方式。在適當(dāng)?shù)匦薷臋?quán)利要求的同時(shí)，對認(rèn)為不合理的地方進(jìn)行適當(dāng)?shù)貭庌q。

 

3、審查員指導(dǎo)意見通知書（Advisory Action）：

 

·美國審查采取的是“輪回”制，通常如果申請人收到了Final Office Action，代表著審查員一輪的審查已經(jīng)結(jié)束，如果申請人在兩個(gè)月內(nèi)提交了答復(fù)，但沒有完全克服Final Office Action中的所有缺陷，使該專利處于授權(quán)的狀態(tài)，則審查員會(huì)下發(fā)審查員指導(dǎo)意見通知書。如果申請人想繼續(xù)審查，則須請求RCE，意味著新一輪的審查開始了，下一封可能會(huì)收到的便又是非最終審查意見通知書。

 

·答復(fù)期限：審查員指導(dǎo)意見可以看作是最終審查意見的延伸，即審查員指導(dǎo)意見的答復(fù)期限=最終審查意見的三個(gè)月答復(fù)期限，在繳納延期費(fèi)的情況下，最長可延期至六個(gè)月（具體延期費(fèi)用參考上述表格）。例如：最終審查意見下發(fā)的時(shí)間為2021年2月1日，申請人在2021年3月20日，即兩個(gè)月內(nèi)提交了答復(fù)，審查員在2021年4月5日下發(fā)了審查員指導(dǎo)意見通知書，則審查員指導(dǎo)意見的答復(fù)期限為2021年5月1日。

 

 

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