文 / 謝春超
在侵權(quán)訴訟中，證據(jù)一直是辯護(hù)雙方爭辯的焦點。通常而言，對于民事訴訟秉承誰主張誰舉證的舉證責(zé)任分配規(guī)則，即根據(jù)該規(guī)則，對于涉及制造方法的專利侵權(quán)，需要由專利權(quán)人證明侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法與專利產(chǎn)品的制造方法相同。
但在專利侵權(quán)訴訟中存在一種特殊的舉證責(zé)任倒置的情況，即對于“新產(chǎn)品制造方法”的發(fā)明專利，由被訴侵權(quán)人提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證據(jù)。即對于“新產(chǎn)品”而言，專利權(quán)人不再承擔(dān)證明侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法與專利產(chǎn)品的制造方法相同的證明責(zé)任，將該證明責(zé)任轉(zhuǎn)移給被訴侵權(quán)人。
以下，筆者嘗試通過幾個典型案例淺析該特殊舉證責(zé)任在侵權(quán)訴訟中的應(yīng)用。
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01? 相關(guān)規(guī)定
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《中華人民共和國專利法》（自2021年6月1日起施行）中第六十六條：專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》中第十七條：產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。（此處引用的是原專利法，對應(yīng)于現(xiàn)專利法的第六十六條第一款）
北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中第112條：專利法第六十一條規(guī)定的“新產(chǎn)品”，是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。是否屬于新產(chǎn)品，應(yīng)由權(quán)利人舉證證明。權(quán)利人提交證據(jù)初步證明該產(chǎn)品屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品的，視其盡到舉證責(zé)任。（此處引用的是原專利法，對應(yīng)于現(xiàn)專利法的第六十六條第一款）
《北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)規(guī)則指引》中第2.12條：原告以涉案專利系新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利為由，主張適用舉證責(zé)任倒置規(guī)則的，應(yīng)提供以下初步證據(jù)：（一）依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品為國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，其與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別；（二）被訴侵權(quán)產(chǎn)品與依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品在形狀、結(jié)構(gòu)或成份等方面無實質(zhì)性差異。
根據(jù)上述相關(guān)規(guī)定可見，在涉及“新產(chǎn)品制造方法”的專利中的證明責(zé)任如下分配：
專利權(quán)人并非完全不承擔(dān)證明責(zé)任，其僅承擔(dān)初步證明責(zé)任，即僅需要對專利產(chǎn)品為新產(chǎn)品提供初步證明。
被訴侵權(quán)人的證明責(zé)任在于：對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法與專利產(chǎn)品的制造方法不同承擔(dān)證明責(zé)任。
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02? 案例分析
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| 案例一
安斯泰來制藥株式會社與成都力思特制藥股份有限公司、張紅兵侵犯專利權(quán)糾紛案（北京市第一中級人民法院；（2009）一中民初字第4358號）
法院認(rèn)為：本案中，原告提交的涉案專利第一次審查意見通知書、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心出具的《檢索報告》、美國和歐洲授權(quán)的同族專利及其權(quán)利要求書中文譯文等證據(jù)可以初步證明，涉案專利為涉及新產(chǎn)品制造方法的專利。在原告已經(jīng)提交證據(jù)，可以對新產(chǎn)品事實予以初步判定的情況下，被告如果主張非新產(chǎn)品事實，根據(jù)誰主張誰舉證的原則，此時的反駁舉證責(zé)任理應(yīng)由被告承擔(dān)。本案被告并未提交相反證據(jù)，故本院對涉案專利為涉及新產(chǎn)品制造方法的專利的事實予以確認(rèn)。
本案中對于專利權(quán)人如何初步證明專利產(chǎn)品為新產(chǎn)品提供了一定的參考。專利權(quán)人可以考慮將檢索報告、專利評價報告等作為初步證明專利產(chǎn)品為新產(chǎn)品的證據(jù)。
| 案例二
浙江道明投資有限公司與3M公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛上訴案（上海市高級人民法院；(2011)滬高民三(知)終字第73號）
在本案中，原告認(rèn)為專利復(fù)審委作出的第15959號無效宣告請求審查決定已經(jīng)確認(rèn)了原告專利的新穎性、創(chuàng)造性，故其無需再提交證據(jù)證明專利產(chǎn)品是新產(chǎn)品。原審法院認(rèn)為，在涉及方法專利的侵權(quán)認(rèn)定過程中，舉證責(zé)任的倒置是有條件的，在本案中，專利復(fù)審委作出的無效宣告請求審查決定不能免除原告的舉證責(zé)任，原告仍應(yīng)當(dāng)首先對于其產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日前不為國內(nèi)外公眾所知這一事實提供初步證據(jù)予以證明，之后舉證責(zé)任才發(fā)生轉(zhuǎn)移。在原告未提交任何證據(jù)證明其專利產(chǎn)品是新產(chǎn)品的前提下，舉證責(zé)任暫不轉(zhuǎn)移給被告。二審維持了一審的判決。
根據(jù)本案，可知對于專利產(chǎn)品是否為新產(chǎn)品的初步證明責(zé)任，并不因?qū)＠a(chǎn)品具備新穎性而免除。這是因為發(fā)明專利授權(quán)均需具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。其并不必然導(dǎo)致該專利產(chǎn)品為新產(chǎn)品。即需要專利權(quán)人對于專利產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品提供其他證據(jù)予以初步證明。
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03 總結(jié)
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通過以上的簡要分析，筆者認(rèn)為對于涉及“新產(chǎn)品制造方法”的侵權(quán)訴訟，作為專利權(quán)人雖然可以免除證明侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品的制造方法是否相同的證明責(zé)任，但仍需注意提供初步證明專利產(chǎn)品為“新產(chǎn)品”的證據(jù)。而如何組織證據(jù)以及該證據(jù)的應(yīng)用需要律師在具體案例中進(jìn)行深入研究。
