文 | 謝春超律師

在專利侵權(quán)訴訟中，經(jīng)常會出現(xiàn)專利權(quán)人在專利授權(quán)或無效階段為了獲取授權(quán)或維持專利權(quán)有效性，而表示放棄某一技術(shù)方案，但在侵權(quán)階段又為了擴大權(quán)利要求的保護范圍，支持自己的主張，聲明上述被放棄的技術(shù)方案包含在權(quán)利要求的范圍內(nèi)的情況。

對此，最高法在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號）第六條規(guī)定“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。”在該規(guī)定中提出了“禁止反悔”原則，作為等同侵權(quán)認定的限制。

為了進一步細化禁止反悔原則，最高人民法院分別于2016年頒布了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號），其中的第十三條規(guī)定“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄。”其規(guī)定了，禁止反悔的例外情況。

于2020年頒布了《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》（法釋〔2020〕8號），在其中的第三條規(guī)定“人民法院在專利確權(quán)行政案件中界定權(quán)利要求的用語時，可以參考已被專利侵權(quán)民事案件生效裁判采納的專利權(quán)人的相關(guān)陳述。”其規(guī)定了在侵權(quán)階段的放棄性陳述同樣會影響專利確權(quán)階段，即規(guī)定了禁止反悔原則從專利侵權(quán)階段向?qū)＠_權(quán)階段的應(yīng)用。

禁止反悔原則制度的設(shè)定是為了防止專利權(quán)利人在專利授權(quán)或確權(quán)階段縮小權(quán)利要求范圍，并在專利侵權(quán)階段擴大權(quán)利要求范圍，從而兩頭受利的情況。其法理基礎(chǔ)是民法中的誠信原則。

以下筆者基于幾個經(jīng)典案例，對該制度進行淺析：

案例一：再審申請人浙江福瑞德化工有限公司與被申請人天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案（（2018）最高法民再387號）。

本案涉及到禁止反悔原則中的“放棄”應(yīng)做何種解釋。

本案中天津聯(lián)力化工有限公司在專利授權(quán)階段在權(quán)利要求中增加了“粒料開關(guān)”，而浙江福瑞德化工有限公司主張由于該技術(shù)特征是涉案專利有效的關(guān)鍵技術(shù)特征，因此，在侵權(quán)中不能再主張該技術(shù)特征被等同技術(shù)特征所代替（所謂等同技術(shù)特征通俗來講是手段、功能與效果基本相同且替換無需創(chuàng)造性的技術(shù)特征）。

對此，最高法認為在專利權(quán)人沒有明確表明“放棄”的情況下，不能過分的限制以增加技術(shù)特征方式修改的權(quán)利要求的范圍，即不能認為增加某一技術(shù)特征，即放棄了該技術(shù)特征的其他等同技術(shù)特征。禁止范圍原則應(yīng)當主要考察“是否放棄”而不應(yīng)僅僅考慮是否該修改對權(quán)利要求產(chǎn)生了實質(zhì)性影響。

筆者認為從本案可以看出對于是否做出放棄技術(shù)特征，需要在具體案例中進行具體分析，這對于專利律師而言則存在可以爭辯的空間。

案例二：中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案（(2011)民提字第306號）。

本案涉及如下焦點問題：①在無效中獨立權(quán)利要求無效，而從屬權(quán)利要求有效是否可以認為該有效的從屬權(quán)利要求是對獨立權(quán)利要求進行修改而得到的，即是否可以適用禁止反悔原則；②對于禁止中“放棄”的認定。

對于焦點①，本案中的獨立權(quán)利要求被無效，而從屬于該獨立權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求有效。此時，是否可以認為有效的從屬權(quán)利要求是在被無效的獨立權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，通過“為維持專利權(quán)有效限制性修改權(quán)利要求而增加的技術(shù)特征”的方式進行修改而得到的權(quán)利要求。對此，最高法認為“不應(yīng)當以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無效而簡單地認為該從屬權(quán)利要求所確定的保護范圍即受到限制”，因此，筆者認為從最高法的該判決來看，該種情況不應(yīng)適用禁止反悔原則。

對于焦點②，最高法認為放棄通常是專利權(quán)人通過修改或意見陳述進行的自我放棄，但若專利權(quán)人并未明確表示過放棄，則對于該情況應(yīng)予以充分考慮。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨立權(quán)利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。

結(jié)合案例一以及案例二的②，可以看出對于是否存在放棄技術(shù)方案的情況，應(yīng)從該技術(shù)方案是否已經(jīng)被專利權(quán)人通過明示或?qū)嵸|(zhì)上排除在專利權(quán)外的方式來進行判斷。

案例三：鄭亞俐與精工愛普生株式會社、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會、佛山凱德利辦公用品有限公司、深圳市易彩實業(yè)發(fā)展有限公司專利無效行政訴訟案（（2010）知行字第53號）

本案涉及專利授權(quán)階段以及確權(quán)階段的修改與陳述是否適用禁止反悔原則。

本案中專利權(quán)人在分案申請時將原權(quán)利要求中的“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，專利復審委認為專利權(quán)人在專利申請過程中實際上認為“半導體存儲裝置”和“存儲裝置”二者含義不同，而在無效程序中又主張兩者含義相同，修改的過程反映出反悔的存在，應(yīng)當認為將“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”屬于反悔，應(yīng)予禁止。最高法認為如果申請人對專利申請文件的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，禁止反悔原則在該修改范圍內(nèi)應(yīng)無適用余地。即在專利授權(quán)與確權(quán)階段的修改只要不違反專利法33條（即修改超范圍的規(guī)定）則在此情況下并不適用禁止反悔原則的適用。

筆者認為在專利的授權(quán)與確權(quán)階段，根據(jù)專利法33條，只要修改未超出原始記載的范圍，則不會對公眾的信賴利益產(chǎn)生影響即不會違反誠信原則。這與侵權(quán)訴訟階段的信賴利益保護的法理基礎(chǔ)不同。因此，禁止反悔原則在專利授權(quán)與確權(quán)階段并不適用。

案例四、曹桂蘭、胡美玲侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書（（2017）最高法民申1826號）

本案中，原專利包含技術(shù)特征a和b，對此，審查員在審查意見通知書中認為技術(shù)特征a、b為公知常識，專利權(quán)人在答復審查意見通知書時對a、b進行了縮限性陳述同時補入了技術(shù)特征c，審查員堅持認為技術(shù)特征a、b為公知常識技術(shù)并未認可專利權(quán)人的縮限性陳述。但認可了技術(shù)特征c的可專利性，從而授權(quán)。在無效階段復審委的意見與審查員相同，專利權(quán)人對于技術(shù)特征a、b進行了同樣的縮限性陳述，但復審委同樣未對該陳述予以認可。由于技術(shù)特征c的存在，從而維持了該專利權(quán)的有效性。在侵權(quán)訴訟階段，對于專利權(quán)人對技術(shù)特征a、b的縮限性陳述是否適用禁止反悔原則產(chǎn)生了爭議。

對此，最高法認為當裁判者對權(quán)利人作出的意見陳述予以明確否定，不予認可時，則不導致技術(shù)方案的放棄，不適用禁止反悔。

對于禁止反悔原則，專利律師在辦案中，需要結(jié)合誠信原則的基本立法精神，從適用條件以及是否明確作出放棄等多個具體方面進行考察與運用來確實維護委托人利益。